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リサイクル製品が特許権侵害かどうかは、取引の実情等の総合考慮に基づき新
たな特許製品の製造と認められるか否か（特許権の消尽か否か）による

キャノンインクカートリッジ最高裁判決
平成１８年（受）８２６号特許権侵害差し止め請求事件（最高裁平成１９年１１月８日判決、最高裁判所第一小法廷）
［判旨］
特許権者が我が国において適法に特許製品を譲渡した場合には、特許権はその目的を達成したものとして消尽し、当該特許製品について特許権を行使することは許されないと解する（国内権利消尽説、権利乱用説（民１③））。
特許製品の円滑な流通が妨げられるとかえって特許権者の利益を害し、特許法の法目的に反する。また、特許権者は、新規発明公開の代償を確保する機会が、既に（市場に流通させる際の製品価格に転嫁する等により）保障されているので、二重の利得を認める必要はない（平成７（オ）第１９８８号並行輸入品における黙示実施許諾説）。
しかし、消尽により特許権行使が制限されるのは、譲渡した特許製品そのものに限られ、特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造された場合は、権利行使が許される。
新たな製造かどうかは、
・特許製品の属性（製品の機能、構造及び材質、用途、耐用期間、使用態様）、
・特許発明の内容・加工及び部材の交換の態様（加工等がされた際の特許製品の状態、加工の内容及び程度、交換された部材の耐用期間、部材の技術的機能及び経済的価値）のほか取引の実情等も総合考慮して判断するのが相当である。
上告人（被疑侵害者）は、単にインクを補充するにとどまらず、インクタンクをインク補充が可能となるように（孔を空けて）変形している。
さらに上告人は、インクタンクの内部洗浄により、（本発明の作用でもある）圧接部の界面で空気の移動を妨げる障壁を形成する（これによりインクの漏洩を防止する）機能を回復させ復元させており（インクが消費されると間もなくインクが固着してこの機能を失う）、本件発明の本質的部分に係る構成を欠くに至った製品を再び充足させるものであるので、本件発明の実質的な価値を再び再現させ、本件発明の作用効果を新たに発揮させるものと評せざるを得ない。
また、取引の実情等を総合的に考慮すると、（一旦市場に適法に放出された特許製品とは）同一性を欠く特許製品が、新たに製造されたものと認めるのが相当である、として上告を棄却して特許権侵害を認めた。
※カッコ書き注釈は、一部筆者にて加筆。

［解説］
いわゆるＢＢＳ事件（平成７（オ）第１９８８号）においては、「国内譲渡後は、特許権の目的を達成したものとして消尽していること」（国内消尽説）、また「国外譲渡後の転得者に対しては、我が国への輸入を除外する等の特約とその旨の表示とがない限り、特許権を行使できない」（黙示の実施許諾説）としたことはご存じのとおりである。
しかし、ここで対象となる「特許製品」とは、適法に譲渡された特許製品そのものを対象としているものであることは、国内で適法に特許権者から譲渡された特許製品についての国内消尽を考える場合と、国外で適法に特許権者から譲渡された特許製品についての黙示の実施許諾説を考える場合とで、何ら異なるものではない。
そしていずれの場合においても、「特許製品」が加工されたり部材交換がされたりした場合に、（適法に市場に放出された特許製品とは同一性を欠く）新たな特許製品が製造されたと認められる場合には、権利行使が許されると判示された。
また、この場合の新たな製造に当たるかどうかの判断基準についても、国外で譲渡されたかと、国内で譲渡されたかとで異なるところではないと判示された。
ここで、第一審の東京地裁（平成１６（ワ）８５５３と平成１６（ワ）８５５７、平成１６年１２月８日判決）では、消耗品であるインクに比して、耐用期間が長いインクタンクは再利用が可能である事等を理由として、消尽を認め特許権者（原告）の請求を棄却した。
また、知財高裁大合議（平成１７（ネ）１００２１、平成１８年１月３１日判決）においては、新たな特許製品の製造に該当するか否かの判断基準として、
・本来の耐用期間を経過してその効用を終えた後に再生等がされた場合
・本質的部分を構成する部材の加工や交換
という二つの基準が示され、いずれかに該当すれば消尽が否定される、としたことは既にご存じのことと思う。
知財高裁で示された上述の二つの基準は比較的簡潔であり、取引者の予測可能性という意味では、染み易かったものといえる。
最高裁では知財高裁と同様に侵害を肯定したが、その判断基準としては知財高裁のそれを支持せず、製品の属性、発明の内容、加工及び部材の交換態様の他、取引の実情等を考慮することを提示し、これらの総合衡量に基づき、消尽に該当するか否か（新たな特許製品の製造に該当するか否か）を判断すると判示した。
本判決で示された判断指標により、今後係争案件ごとにより個別的、具体的に、詳細な事情や製品態様等に基づいて精緻な判断が為されるという意味においては、今後各事案ごとにより適切な判断が為されるものと期待できる。
一方で、この判断は取引の実情等という社会情勢をも総合考量した高度な判断であるゆえ、取引者や他の第三者等には、やや予測困難であるのかもしれない。この意味においては、特許公報の発行により、世間に広く権利の存在とその権利範囲とを示す特許権の公示（特許法６６条第３項）の趣旨を超越したものともいえる。
例えば、本事案の特許請求の範囲には、「液体（インク）を充填」することが明記されており、主たる作用効果（毛管力を利用した圧接面での空気移動阻止）を奏する際にもインクとの相互作用が必要となる。この意味でインクそのものには特徴がないものの、「液体（インク）の充填」により発揮される相互作用が、本件発明の重要な特徴ともいえる。
この点、もし特許請求の範囲が、「インクタンクの形状・構造」自体の物（products）として、「液体（インク）の充填」という作用的機能的表現を用いない文言で記載されていたとすれば、「新たな特許製品の製造」の該当性判断について、今回と同一の判断結果が得られるとは限らないのではないであろうか。
なぜなら、本事案においては、液体（インク）を消費した後、一旦発揮不可能となった特許製品の機能（液体（インク）による作用）を、洗浄と「液体（インク）の充填」とにより機能回復させたことが、新たな製造の判断に大きく影響したものと考えられるのである。
さらに、本事案においては、インクタンクには当初、インクを再充填する為の孔が空いておらず、特許権者もインクタンクを使い捨てるものとし、その再利用を予定しているところではなかった（この意味で特許権者の予定した使用範囲を逸脱しており、本判決ではこれを「インクタンクの変形」として、侵害肯定に有利に参酌している）。
では、もし特許権者が、インクタンクにインク再充填用の孔を空けて市場に流通させていたとしたら、「特許権者は再利用を予定していた」と判断される余地が生じ、今回の判断結果とは異なったのであろうか。
また、その場合に、特許権者自身がインクを再充填してリサイクル再利用を行なっていた場合と、これを行なっていなかった場合とでは、判断結果に違いが生じたのであろうか（ｃｆ）使い捨てカメラ事件等）。
さらに、インクが相当程度残存している状態でリサイクル業者が回収し、今回行なったのと同じ行為を「修理」と称して実施していれば、いかがであったであろうか。この場合には、特許製品としての流通当初の機能が未だ損なわれていない状態でのメンテナンスとも考えられ、単なる消耗相当分のインクの充填と判断される余地が生じるとも思われる。
このような点については、知財高裁での判決において、「インクタンクに（インク再充填用の）孔がないことは本件発明の目的上不可避な構成ではなく、通常のリサイクル製造方法と同じ方法で被疑侵害者が孔を空けていることをもって、（孔空けが）消耗部材の交換に該当しないとはいえない」と付言し、特許権者が製品販売による利益を優先して（リサイクル可能であるにも拘わらず）、消耗部材を取り替え困難なように故意に、製品全体丸ごと交換しなければいけないような製品設計とすること、を暗に牽制している。
また、今回判示された「取引の実情等を総合的に考慮」とは、同じ行為を行なったとしても、その場面や状態、時期によっては、新たな製造に該当する場合と該当しない場合とが生じ得るのであり、特許権残存期間中であっても実施行為それ自体のみで侵害判断できるものでもないということとも理解できる。
昨今益々クローズアップされてきている資源の有効活用や環境問題、リサイクル技術と、特許権行使による独占的排他との関係に思いを致す時、リサイクルや修理等がどの一線を超えると特許権侵害となるのかの判断は、個別事案ごとに異なる事情が斟酌された上で総合的に考慮されることとなるので、リサイクル業者や取引者にとっては予測が困難である故躊躇する場面が増え、リサイクルの推進と相容れない場面が生じるようにも思われ、これはあまり好ましいこととはいえない。
上述したように、構造と行為とが比較的明確な本件のような事案においてさえ、特許請求の範囲を見て製品と比較してその技術的範囲（特７０条第１項）に属するのか否かという、いうなれば古典的で本質的な侵害可能性予測の方法では到底判断ができず、これを超越した非常に高度な判断が要求されるのである。
この意味では、無用な争いを避けつつ、産業の発達という特許法の法目的（特１条）を達成する為に、リサイクル業者は、特許権者や法律の裏をかく技術ではなく正当なライセンスに基づくリサイクル技術とし、また特許権者も適正なライセンスフィーでリサイクル業者へ許諾契約をするなど、相互に特許権を尊重しつつ歩み寄り、かつ社会全体でリサイクル技術を推進して環境問題にも対処できるようなバックグラウンドを涵養したいものである。また、リサイクル業者と特許権者との間での適切な調整を行ない得るルールや仕組みの確立を期待したいところでもある。
なお、特許権者が当初予定した使用範囲であるか否かを主体に考える消尽アプローチと、新たな製造であるか否かを主体に考える製造アプローチとが、分けて議論される場合があるが、本稿ではそれについては触れていない。

弁理士　鎌田和弘