2013年10月9日にCAFC判決が出たIntellect Wireless, Inc. v. HTC Corp. (Fed. Cir. 2013) を取り上げる。インテレクト社の米国特許出願の発明者であるヘンダーソン氏は、出願審査において、出願日よりも前に公知となっていた先行技術を回避するために、自分の発明は先行技術よりも先に発明されたものであることを宣言する宣誓供述書を提出した。先発明主義（旧法）のもとでは、出願日から発明日に遡って、自分の発明が先行技術よりも先に完成した発明であることを立証（”swear behind”と呼ばれる）して先行技術を回避することができる。

しかし、裁判において双方が認めているように、ヘンダーソン氏の最初の宣誓供述書には虚偽が含まれていた。米国では、特許を取得する過程で不公正行為（inequitable conduct）があると、特許を権利行使することができなくなる。

ヘンダーソン氏がついた嘘はこういうものである。「本発明は現実に実施化され（actually reduced to practice）、1993年7月のミーティングでデモをした。」

ここで、米国における発明日の認定について解説が必要である。発明は、着想（conception）の段階（発明をひらめいたり、思いついたりする段階）と、着想の具体化（reduction to practice）の段階（思いつきを具体的な問題解決手段に落とす段階）に分かれる。「発明日」とは、基本的には、着想を得た日（思いついた日）ではなく、「着想の実施化（具体化）」（reduction to practice）をした日である。

この「着想の実施化」には二通りあり、その一つが「現実の実施化」（actual reduction to practice）である。ヘンダーソン氏は、「現実の実施化」の日がデモを行った1993年7月であると宣言したのである。これが本当であれば、発明日は、出願日より前である1993年7月であり、自分の発明は先行技術よりも前に完成した発明であると主張して、先行技術を回避することができる。

しかし、証拠によれば、本発明が現実に実施化されたという事実はない。ヘンダーソン氏は虚偽の宣誓を行っていたのである。

ところが、ヘンダーソン氏は、特許出願の審査過程で、宣誓供述書の訂正版を提出しており、インテレクト社の代理人弁護士の主張によれば、発明者は訂正版宣誓供述書において「現実の実施化」ではなく「擬制的実施化」（constructive reduction to practice）に主張を切り替え、審査官にもそれを説明し、審査官は「擬制的実施化」に依拠して特許出願を許可し、特許が発行されるに至ったというのである。

また解説が必要になった。先に「着想の実施化」には二通りあると書いたが、そのもう一つが「擬制的実施化」である。「擬制」というのは法律用語で、「みなす」という意味である。現実の実施化はしていないが、「実施化」（reduction to practice）をしたとみなすという意味である。「実施化」とみなされる行為として代表的なものは、「特許出願」である。特許出願をする際、発明の詳細な説明に実施例を書くが、これは当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載しなければならない。したがって特許出願をするためには、発明が着想の段階にとどまっていただけでは不十分であり、実施例を記載できる程度に具体化されていなければならない。このことから、記載要件を満たした特許出願をしたということをもって、発明が具体化（実施化）されたとみなしてもよいということである。これが「擬制的実施化」である。

特許出願という「擬制的実施化」が認められても、出願日は先行技術の公知日よりも後なのだから、それ自体ではどうしようもないのであるが、発明の着想（conception）から実施化（reduction to practice）までの間、勤勉な努力（due diligence）を継続していた場合、発明日は、実施化の日から着想を得た日にまで遡ることができる。ヘンダーソン氏は、発明の着想の日から特許出願までの勤勉な努力（特許出願書類を準備するに当たって実施例を考えたり、プロトタイプを作るなど）を続けたから、着想の日を発明日として認定するよう、審査官に求めたのである。

簡単に言えば、ヘンダーソン氏は、現実に実施化をしたという最初の話は間違いだったかもしれないが、実施化とみなされること（特許出願）はしたし、それに至るまで継続的に努力もしたのだと言い直したのである。このあたり、いろいろ追求されると、記憶にないと言いながら、弁解する政治家の答弁みたいで面白いと思う。実際、裁判所は、ヘンダーソン氏は、訂正版宣誓供述書によって、良く言っても「真実をわかりにくくした（obfuscated the truth）」だけだと、つれない。

裁判所は過去の判例を引用して、宣誓供述書の虚偽を訂正するなら、具体的にどこに虚偽があるのかを明確に陳述するべきであり、事実に関して虚偽があるなら、本当の事実は何であるのかを知らせるべきであると指摘している。嘘をついた人間にはつらいことであるが、何が嘘であって、真実は何であるかを明らかにして初めて、過去についた嘘を取り消してもらえるのである。それをしなかったヘンダーソン氏は、訂正版宣誓供述書においても過去の虚偽を明確に否定したのではないのであるから、依然として不公正行為があることに変わりがないとして、控訴裁判所は、特許は権利行使不能であるとした地裁判決を維持した。

嘘はすべてを無に帰し、取り返しのつかないことになった。最初についた嘘はすぐに素直に認めよう。肝に銘じたい。

なお、本事件は、本来は、「不公正行為」の判断基準を厳格化したTherasense事件大法廷判決の観点から解説すべきものであるが、それについてはまた日を改めて書きたいと思う。

プライムワークス国際特許事務所
弁理士　青木武司

Apple Inc.の商標iBooksの使用はJ. T. Colby & Company, Inc.らが使用する未登録商標「ibooks」に抵触するとしてApple Inc.が訴えられた商標権侵害事件は、米国ニューヨーク州南部連邦地裁の2013年5月8日の略式判決によりColby側が敗訴しています（J.T. Colby & Company, Inc. et al v. Apple, Inc.(S.D.N.Y. May 8, 2013)）。しかし、これは電子書籍サービスにibooksという表記ができなくなることを意味しません。

原告Colby & Co., Inc.ら は、紙の書籍と電子書籍の両方にibooksという標章を使用していましたが、商標登録はしていませんでした（商標登録を試みたが米国特許商標庁に拒絶された経緯があるようです）。

原告らは、被告Apple Inc.が電子ブックリーダーソフトウェアに標章「iBook」を使用することは、原告の未登録商標「ibooks」に係る権利を侵害すると主張しました。日本では、商標登録することが商標権の効力発生要件です（「登録主義」）が、米国は「使用主義」を採用しており、商標権は商標の使用によって発生します。そのため本事件のような原告の未登録商標「ibooks」であっても商標権を主張することができます。

しかしながら、識別力（自他商品識別性）のない商標は保護されません。米国では、識別力の順に商標を(1) 普通名称（generic term）、(2) 記述的商標（descriptive mark）、(3) 暗示的商標（suggestive mark）、(4) 恣意的または創造的商標（arbitrary or fanciful mark)に分類しています（後になるほど識別力がある）。暗示的商標、恣意的または創造的商標は固有の識別力があることから、商標として保護されます。記述的商標は長期間使用された結果、「使用による識別性」（米国では、secondary meaningと呼ばれています）を獲得したことが立証されなければ、商標として保護されません。普通名称はそもそも識別力がなく、商標として保護されることはありません。

たとえば、商品「本」に付した標章「book」は「普通名称」であり、識別力がなく保護されません。商品「本」に付した標章「electronic book」（電子書籍）は、商品の性質を記述したものであり、「記述的商標」です。

原告らが使用していた未登録商標は「ibooks」という文字列の上に電球の図形（電球の中には「i」の文字がある）を組み合わせた結合標章でした。しかし、原告らは「ibooks」という文字列に識別性があると主張し、「ibooks」は、需要者に「アイデアのある本」を想起させる「暗示的商標」（suggestive mark）であると主張しました。原告らは、暗示的商標であれば（記述的商標ではないため）、使用による識別性（secondary meaning）を立証する必要はないとも主張しました。

確かに、電球は、「アイデア」や「ひらめき」を意味するマークとして使われますので、電球の図形を組み合わせた「ibooksのロゴ」には識別力がありそうです。地裁も、記述的な文字列が識別力のある図形と組み合わさった標識は、全体として、識別力をもちうることを認めています。しかし、原告らは、電球の図形を組み合わせたibooksのロゴに対する保護を求めたのではなく、Apple Inc.が電子書籍リーダーに「ibooks」という単語を使用することに対して権利を主張していたのです。

そのため、地裁は、電球の図形が有する識別性は考慮に入れず、単語「ibooks」における「i」の文字は「インターネット」を表すものとして需要者に認識されることから、原告の「ibooks」は「インターネットで販売される書籍」を意味する記述的商標に過ぎないとして原告の主張を退けました。

In this case, the plaintiffs have presented no evidence that the ibooks mark conveys anything to consumers other than “books available for sale on the Internet.” In other words, the plaintiffs have not presented evidence to support a finding that the mark ibooks is anything other than a descriptive mark.

また、「ibooks」が「記述的商標」であるとすれば、商標として保護されるためには、「使用による識別性」（secondary meaning）を立証することが原告に求められます。すなわち、需要者が標章「ibooks」を見れば、それが原告の商品であると認識できるほどの識別性を獲得していることが必要です。

To determine whether secondary meaning exists, a court considers whether the primary significance of the mark to the consuming public is to “identify the source of the product
rather than the product itself.”

しかし、原告は、「ibooks」が「使用による識別性」を獲得したことを十分な証拠を挙げて立証することはできなかったようです。

Drawing all inferences in the plaintiffs’ favor, no reasonable jury could conclude that, as of 2010 when Apple announced its e-reader software, a substantial segment of ordinary consumers in the plaintiffs’ market associated the mark “ibooks” with a single source.

結局、原告の文字標章「ibooks」は記述的商標であり、使用による識別性を有しないことから、商標として保護されませんでした。

一方、Apple Inc.は、「インタラクティブでユーザが編集可能な電子ブックを支援および生成するためのコンピュータハードウェアおよびソフトウェア」に関する登録商標「IBOOK」をFamily Systems Ltd.から譲受しています。この判決によると、文字標章「ibooks」は記述的商標であるとされており、ibooksという文字列を、電子書籍の性質を記述的に説明するために用いる限りは、Apple Inc.の登録商標「IBOOK」の侵害を構成することはないと言えます。

なお、原告は地裁判決を不服として控訴しているようですから、今後の控訴審の判決にもご留意ください（控訴審判決が出れば、追って紹介いたします）。

プライムワークス国際特許事務所
弁理士　青木武司

37 CFR 1.57 Incorporation by reference.
(a) Subject to the conditions and requirements of this paragraph, if all or a portion of the specification or drawing(s) is inadvertently omitted from an application, but the application contains a claim under § 1.55 for priority of a prior-filed foreign application, or a claim under § 1.78 for the benefit of a prior-filed provisional, nonprovisional, or international application, that was present on the filing date of the application, and the inadvertently omitted portion of the specification or drawing(s) is completely contained in the prior-filed application, the claim under § 1.55 or § 1.78 shall also be considered an incorporation by reference of the prior-filed application as to the inadvertently omitted portion of the specification or drawing(s).

特許を取得するには、発明者または出願人が弁理士や弁護士などの代理人に依頼して発明について詳細に説明した明細書と図面を準備してもらい、米国特許商標庁に願書を添えて提出しなければならない。これを特許出願と呼んでいる。この特許出願手続きにおいて、”if all or a portion of the specification or drawing(s) is inadvertently omitted from an application”（明細書または図面の一部または全部をうっかり出し忘れた場合）って…、日本の代理人が読むと、目が点になってしまう。日本で代理人がこんなへまをやったら、特許出願がパーになってクビになりかねない。米国特許商標庁はこういう代理人のケアレスミスがあっても、救済の道を法律や規則によってきちんと整備しているのだから、なんともその寛容さは微笑ましいくらいである。

日本でなされた発明を米国に特許出願する場合、日本の特許庁に先に出願をしているこ場合がほとんどである。日本における先の出願の出願日から１年以内に「優先権」を主張してことで米国に出願すれば、日本における出願日を確保することができ、日本における出願日から米国における出願日までに行われた他者の出願等によって不利な取り扱いを受けないことが条約によって保証されている（パリ条約第４条）。

上記の規則37 CFR 1.57(a)によれば、日本国における先の出願（prior-filed application）の優先権主張は、うっかり提出し損なった明細書または図面に関しては、先の出願の参照による引用（incorporation by reference）とみなされる。アメリカの代理人がうっかり米国出願において明細書や図面を提出し損ねたとしても、日本における先の出願の優先権を主張した米国出願については、”incorporation by reference”（「参照による引用」）という「裏技」を適用することで、日本における先の出願が米国特許出願書類に引用されていたものとして見なされるというものだ。

したがって、日本における先の出願の優先権を主張して米国特許出願をしてさえいれば、日本における特許出願の明細書及び図面が、”incorporation by reference”の適用によって米国出願の一部と見なされ、仮に米国出願において明細書と図面のすべてを提出し損なっていたとしても、日本における先の出願の明細書及び図面からその内容を補正によって後から復活させることができるのである。

最近は電子的に特許庁に特許出願データを送るため、紙の書類を扱っていた昔とは違い、データの一部を送信し損なうなどの事故も起きうる。特許出願において明細書や図面を出し損なっていたことが後でわかると、日本であれば、代理人は真っ青になるものだ。代理人にこんなミスがあってはならないが、この規則を覚えておけば、無用に寿命を縮めなくて済む。アメリカの代理人はその意味では日本の代理人より少しは気楽なところがあるのかもしれない（そうだとしたら羨ましい）。

アメリカという国がこのように代理人のミスに寛容なのは、合衆国の建国の精神にまで遡れば理解できる。アメリカはつい最近まで先発明主義の国で、誰が最初に発明をしたのかを決定するインターフェアレンス（interference）という手続きがあって、出願すらしていなくても、後から「それはおれの発明だ」と言って特許を事後的に取得することのできる特殊な法制度をもっていた。（現在は国際ハーモナイゼーションの流れの中で「先願主義」に移行している。「米国特許法改革ー先願主義に移行するまでの長い道のり」参照。）

アメリカは「発明者が第一」の国なのである（えっ、日本でも「国民の生活が第一」って政党があったって？）。

アメリカ合衆国は、建国当初から、憲法において発明者の権利を保護することを宣言した。アメリカ合衆国憲法第1条第8節第8項には

著作者および発明者に対して、その著作物および発見に関する排他的権利を一定期間、付与することにより、科学と有用な技芸の進歩を促進すること

と定められている。すなわち、アメリカ合衆国は、「発明」（技術思想）を保護するというよりは、「発明者」自身の権利を保護することを建国の礎としてきた。ほとんどの国が「先願主義」を採用する中で、アメリカ合衆国だけが頑なに「先発明主義」をこれまで貫き通してきた背景には、二百三十年も前の「建国の精神」があったということができる（ブログ投稿「米国発明法の署名式ーオバマ大統領はペンを何回交換したか？」参照）。発明者の権利を保護することは、アメリカ合衆国の建国の理念の一つであり、代理人のミスごときで、発明者の権利を台無しにするわけにはいかないという強い意思と思想がそこにはあるのだ。この発明者の権利を保護する意識の高さが、代理人のミスに対する寛容さを生んでいる。アメリカ合衆国は、このように実に懐が深い国であり、しばしば建国の精神にまで立ち返ってこの国を理解することが必要である。

プライムワークス国際特許事務所
弁理士　青木武司

米国の特許出願の審査において、審査官はクレームされた発明の自明性（obviousness）を証明して出願を拒絶することができますが、prima facie obviousness（自明性の一応の立証）はMPEP2142に以下のように説明されています。

1. 自明性の一応の証拠を提示する最初の責任は審査官にある。
2. もし審査官が自明性の一応の証拠を提示していなければ、出願人は、非自明性の証拠を提出する義務を負わない。
3. しかし、審査官が自明性の一応の証拠を提示しているなら、非自明性を立証する責任は出願人に移る。

したがって、審査官が最初にprima facie case of obviousnessを確立することに失敗しているなら、出願人は、prima facieを確立できていない旨を反論することができます。その場合は、上記のステップ２にとどまり、ステップ３まで進みませんので、クレームされた発明が非自明である証拠をあげる必要はありません。

このように、提示された先行技術がクレームされた発明を自明とする一応の証拠となることが審査官によって立証されるまでは、出願人は提示された先行技術に対する発明の非自明を反論する義務はありません。

たとえば、クレームされた発明が引例から自明であるとされていても、引例にはクレームされた発明の重要な構成要素を欠いている場合、審査官は、発明の自明性の一応の証拠を提示したとは言えません。また、クレームされた発明が引例の組み合わせで自明とされている場合でも、引例が開示または教示している内容の組み合わせからは本願発明が得られない場合や、組み合わせの動機付けを欠いている場合なども、審査官は、発明の自明性の一応の証拠を提示したとは言えません。そのような場合、審査官の「自明性」の一応の立証に不備があることを指摘すれば、審査官はいったんは拒絶理由を取り下げて別の引例を探して来なければならなくなります。出願人から本願発明に進歩性がある（非自明である）ことを主張しなくても済みます。これは出願人が発明の進歩性の主張をする中で包袋禁反言を作ってしまうリスク（注１）を避けるのに役立ちます。

（注１）ここでは審査過程で不用意に発明の進歩性を主張することで特許権の範囲を不必要に制限するリスクのことである。

ところで、この記事に付けたflickrの写真、気になりませんか。prima facie apparelというアパレルの会社の商品です。彼らのVisionによると、

At First Sight
This term is mostly evident in law to site first hand evidence but to Brian, the founder of PFA, it was held in a different context. Who you are at a first impression is based mainly from appearance. Well that appearance can state more than just your features, let your apparel tell your story.

やはり世の中「人は見た目が9割」でしょうか。明日からあなたもプリマ・ファキエ・アパレルで！

弁理士　青木武司

知的財産に関わる事件は国境をまたいで争われることが多くなっています。コモンロー（英米法）の国（アメリカ、英国、オーストラリア、カナダ）の 民事訴訟では、相手方に証拠の開示を要求することのできるディスカバリー制度がありますが、その対抗手段として、依頼人には、弁護士と依頼人の間 でなされた通信や文書について秘匿することのできる特権(attorney-client privilege)が与えられています。

一方、英国以外の欧州や日本のようなシビルロー（大陸法）の国にはこの秘匿特権が法律に明記されていません。日本の法律では、弁護士／弁理士には 職務上知り得た事実であって黙秘すべきものについて法廷で証言を拒否することができ（「証言拒否権」、民事訴訟法 197 条 1 項 2 号）、更に当該事実が記載された文書であって黙秘の義務が免除されていないものを提出することを拒否できます（「文書提出拒否権」、同法 220 条 4 号ハ）。しかしこれらの拒否権は、弁護士／弁理士に課せられた職務上の守秘義務による例外を規定したものであって、コモンローの国のような包括的かつ普遍的な「秘匿特権」の規定ではありません。

このようにコモンローの国とシビルローの国の法体系の大きな違いがある中、国境をまたいだグローバルな知的財産の訴訟が起こった場合（たとえば、 日本企業の製品がアメリカ企業の特許を侵害しているとアメリカで訴えられたような場合）、日本の弁護士／弁理士が日本企業との間でかわした特許侵 害の有無に関する意見や鑑定結果についてディスカバリー制度によって証拠の開示を要求された場合に、それを拒否できる「秘匿特権」が認められるか どうかが問題となります。

civil lawの国では弁護士／弁理士に守秘「義務」が課せられているのに対して、common lawの国では強力なディスカバリーに対する例外として弁護士とクライアントの間のコミュニケーションを秘匿する「権利」があるという構造になっています。つまり、コモンローの国とシビルローの国では、権利と義務が真逆になっています。両者の法体系の違いによる溝は深くて埋めがたく、小手先の法改正でこの溝を埋めることはできません。それぞれの法体系の長い歴史と根底にある鉄月の違いがあるからです。そのため、この問題の国際調和（ハー モナイゼーション）への道はきわめて険しいものとなっています。

まず、この権利と義務の違いについて、きちんと理解できている人は意外に少ないかもしれません。私自身、民訴の証言拒否権／文書提 出拒否権と、アメリカのディスカバリーにおける弁護士の秘匿特権の本質的な違い（質的相違）がわかっておらず、単に範囲と程度の問題（量的相違）にしか捉えられていませんでしたが、それは大きな間違いでした。また、弁護士の秘匿特権という言い方も正しくなく、正確には、依頼人に秘匿特権があるのであって、依頼人が秘匿特権を放棄しない限り、米国弁護士には守秘義務 があるのはアメリカでも同じです。

この問題がさらに複雑になるのは、英国以外のＥＵの諸国の法律はシビルロー（大陸法）であるといっても、コモンロー（英米法）の影響を受けつつあ ることです。現にフランス人は、privilege（秘匿特権）という言葉を使って自分たちの制度を説明することがあり、大陸法に英米法の考えが混在して きています。日本でも弁理士法を改正して弁理士の秘匿特権を明確にしようとする動きがあり、単純に大陸法と英米法で分けて議論できるものでもない のかもしれません。

以上は話の前提に過ぎません。秘匿特権のある国と秘匿特権のない国をまたいだ知財訴訟において、秘匿特権が認められていない国の弁護士／弁理士が 顧客に与えたリーガルアドバイスが、秘匿特権のある国における訴訟においてディスカバリーの対象となるおそれがあり、そのおそれがある限り、秘匿 特権のない国の弁護士／弁理士が安心して顧客にリーガルアドバイスを与えることができないという問題を解決しなければなりません。

解決策として、コモンローの国とシビルローの国の間で二国間条約を結んで問題を解決する案や、ケースバイケースで双方の国の法律を選んで適用する案、 両国の法律の違いは棚上げにして機能的（functional）アプローチで解決する（手段は違っても結果が同じになればよい）案などがありますが、結論を出すには時期尚早です。

またもう一つの問題は、秘匿特権を弁護士／弁理士に限定するのか、知的財産に関するアドバイスを与えることが期待されている専門家（エージェン ト）にまで拡大させるのかです。この点はものすごくもめています。これは、アメリカがパテントエージェントのような非弁護士に対しては秘匿特権を 認めていないのに対して、非弁護士に対しても秘匿特権を認める国がいくつかあるからです。これを認めると、日本でも、たとえば行政書士が知的財産 の業界に入ってくるかもしれないという懸念が出てきます。秘匿特権をめぐる外交交渉は、弁護士／弁理士の「既得権益」を守る闘いにもなってきま す。

最後に、日本の弁理士に秘匿特権があるかを考えたいと思います。

アメリカは日本の弁護士には秘匿特権を認めますが、パテントエージェントに秘匿特権を与えていない関係で、日本の弁理士に秘匿特権があるかどうか が問題とされてきました。

VLT事件地裁判決（2000）は日本の弁理士に秘匿特権を認めた判例として紹介されていますが、これは、アメリカの裁判所が日本の民事訴訟法の 改正の趣旨を多分に誤解したことにもとづいています。アメリカの裁判所は民事訴訟法２２０条を、アメリカのディスカバリーと秘匿特権の導入である と受け止めた節があります。前述のように、権利と義務が真逆になっている法体系の違いをアメリカの判事であっても理解できていないのです。

その後、Eisai事件地裁判決（2005）でも日本の弁理士に秘匿特権が認められていますが、これも改正後の民訴が秘匿特権を弁理士に与えてい る以上は、アメリカの裁判所も国際礼譲としてこれを尊重しなければならないと判断したものです。改正後の民訴が秘匿特権を与えたことを前提にして いますが、日本の民訴２２０条の文書提出拒否権は、アメリカのディスカバリーに対する広範で普遍的な秘匿特権と同じ性質のものではないはずです。 その前提が崩れてしまうと、日本の弁理士は秘匿特権を失います。ケースバイケースの判断になるおそれがあります。

いずれにしても、日本の弁理士に当然にアメリカのような秘匿特権があるという結論が出せるような状況ではありません。不確定要素が残っており、引き続き、外交交渉や二国間条約などによる根本的な解決が必要な領域であることに変わりはありません。

弁理士　青木武司

たとえばカリフォルニア州連邦地裁の例では、Discovery Cut-Offについての注意がこのような形で裁判所から与えられます（リンク先参照）。

日本の民事訴訟では口頭弁論期日でも新たに文書提出命令をすることができますが、米国では、公判（トライアル）前のディスカバリーには終期があることに注意が必要です。

関連投稿：「米国民事訴訟のディスカバリー（証拠開示手続）」

AFCP 2.0はRCEの申請数を減らすために2013年9月30日まで試行運用されます。効果があれば適宜制度を変更して延長される可能性もあります。

AFCP 2.0は、ファイナルアクションの後、請求項の独立項が補正された場合に審査官にさらなる審査をする時間を与えるものです。この制度を利用するためには、出願人はAFCPへの参加を申請し、審査官からインタビュー（電話面接を含む）の要請があれば応じる姿勢が必要です。

RCEのコストや時間を節約するためにAFCP 2.0の利用をお勧めします。

弁理士　青木武司

The After Final Consideration Program 2.0 (AFCP 2.0) was launched by the USPTO on May 19, 2013. The aim of such program is to provide faster and more efficient prosecution for applicants.

Similar to the old AFCP, version 2.0 gives the Examiner additional time to search and/or consider responses after final rejection. Under AFCP 2.0, Examiners will also use the additional time to schedule and conduct an interview to discuss the results of their search and/or consideration with the Applicant, if such response does not place the application in condition for allowance. In this way, there is a realized benefit from the additional search and consideration afforded by the pilot, even when the results do not lead to allowance.

To be eligible for consideration under AFCP 2.0, the Applicant must file a response under 37 CFR §1.116, which includes a request for consideration under the AFCP 2.0 and an amendment of at least one independent claim that does not broaden the scope of the independent claim in any aspect. (See the Federal Register at 78 Fed. Reg. 29117 for a complete description of how to request consideration under AFCP 2.0).

The Examiner will be allotted a set amount of time under AFCP 2.0 to consider the response. If the Examiner’s consideration of a proper AFCP 2.0 request and response does not result in a determination that all pending claims are in condition for allowance, the Examiner will request an interview with the Applicant to discuss the response.

The AFCP 2.0 supplements the option to request an interview with the Examiner, consistent with MPEP 713 and is useful in the case when the Applicant would like to response to a final rejection under 37 CFR 1.116 that is believed to give an allowance with only limited/minimum further searching and/or consideration by the Examiner. Also, as Examiner interviews after final are not given to the Applicant by right, the AFCP 2.0 facilitates further communication with the Applicant after final.

The AFCP 2.0 is available until September 30, 2013 (with a chance of extension). Any request to consider a response after final rejection under AFCP 2.0 must be filed on or after May 19, 2013, and on or before September 30, 2013. There is no additional fee required to request consideration of an amendment after final rejection under AFCP 2.0, but any necessary existing fees, e.g., the fee for an extension of time, must still be paid.

米国弁護士　Sarah Moore

参考：
(1) USPTO announces After Final Consideration Pilot 2.0
(2) After Final Consideration Pilot Program 2.0 Federal Register notice

１．Accelerated Examination（「早期審査」）

メリット

• 早期審査の申請の庁費用は１３０ドルと安い。
• 出願後１２か月以内に審査が終わり、特許査定か拒絶の最終処分が出る。
• Request for Continued Examination(RCE)（継続審査請求）しても早期審査の状態が継続する。
• 出願人が先行技術調査と反論を提出することから、オフィスアクションの回数が減り、審査にかかる費用が全体としては節約される可能性がある。

デメリット

• 独立クレーム３項、トータルで２０項までの制約がある。
• 早期審査の申請書類としてPre-Examination Search Document(PESD)とAccelerated Examination Support Document(AESD)の提出が必要である。出願人は各クレームの特許性について先行技術調査を行い、サーチしたデータベースとサーチ方法をPESDにおいて特定し、先行技術文献をＩＤＳとして提出しなければならない。さらに、AESDにおいて、クレームにもっとも近い文献を特定して、どの文献がどのクレームの特徴を教示しているか、各クレームが文献に対して特許性があるとする反論を示さなければならない。先行技術調査と反論に相当な労力と時間を要する（アトーニー費用が発生する）。また、審査官からインタビュー（最初のオフィスアクションの前のインタビューを含む）を求められた場合、出願人はインタビューに応じる必要があります（ACCELERATED EXAMINATION FAQs P. 16 IN1参照）。
• PESDとAESDで出願人が述べたことは審査経過禁反言を作る。特に先行技術との比較や本願発明の特許性に関して出願人が自認することのリスクが大きい。
• オフィスアクションの応答期間は１か月と短く、応答期間は延長不可（応答期間内に応答しなければ出願が放棄される）。

なお、国際出願の米国国内移行は、早期審査（accelerated examination）の対象にはなりません（ACCELERATED EXAMINATION FAQs P. 4 EC1参照）が、国際出願にもとづく米国継続出願（いわゆるバイパス出願）は、早期審査（accelerated examination）の対象になります（ACCELERATED EXAMINATION FAQs P. 4 EC2参照）。

２．Track 1 Prioritized Examination（「優先審査」）

メリット

• 早期審査のように審査経過禁反言のリスクがあるような書類（PESDとAESD）の提出が不要であり、優先審査を申請してもそれ自体には何ら審査経過禁反言の心配がない。
• 統計的に見た場合、早期審査、ＰＰＨと比べて審査が早い（下記統計参照）。
• 平均して１２か月以内に特許査定か拒絶の最終処分が出されている（１２か月はあくまでUSPTOの目標である）。
• オフィスアクションの応答期間は、通常通り３か月であり、応答期間の延長も可能であるが、応答期間を延長すると、優先審査から外される。

デメリット

• 独立クレーム４項、トータルで３０項までの制約がある。
• 庁費用は４８００ドル（および出願公開費用の前払い３００ドル）ときわめて高い。
• オフィスアクションの応答期間を延長すると、優先審査から外される。
• Request for Continued Examination(RCE)（継続審査請求）をすると優先審査から外される。優先審査を続けるにはＲＣＥ後に再度４８００ドルを支払う必要がある。

３．Patent Prosecution Highway（「特許審査ハイウェイ」）

メリット

• 特許審査ハイウェイの申請には庁費用はかからない。
• 日本の特許査定にもとづく特許審査ハイウェイの特許査定率は約９０％である。
• 国際出願の国際段階成果物（サーチレポート）を利用した特許審査ハイウェイ（ＰＣＴ－ＰＰＨ）が利用できる。サーチレポートにより新規性、進歩性、および産業上の利用可能性があるとされたクレームに予備補正すれば特許審査ハイウェイが利用できる。

デメリット

• 他国で特許されたクレーム（ＰＣＴ－ＰＰＨの場合は、国際出願のサーチレポートで新規性、進歩性、および産業上の利用可能性があるとされたクレーム）と実質的に同じクレームに予備補正しなければならない。
• 統計的に優先審査、早期審査と比べた場合、審査は遅い（下記統計参照）。

まとめ

以上より、４８００ドルの費用負担を厭わないのであれば、優先審査が有利である。ただし、３か月以内にオフィスアクションに応答ができずに延長することになれば、優先審査から外され、かけた費用が無駄になることに注意が必要。

日本で特許査定が出された場合や、国際出願のサーチレポートが肯定的である場合は、特許審査ハイウェイの利用が有利である。

統計情報

早期審査、優先審査、ＰＰＨを利用した場合の有効出願日から特許査定までの日数の統計は以下の通りである。(2011年の出願データより。AIPLA Economic Survey of 2011を参考にした。)

より迅速により確実に権利化するには？

参考：関連投稿「USPTOのPPH2.0」

プライムワークス国際特許事務所　パートナー弁理士　青木武司

参考資料：
PPH 2.0に基づいた特許審査ハイウェイ（PPH）プログラムの改訂要件（仮訳）
Patent Prosecution Highway Between USPTO and JPO (Permanent)

結論としては、完全で信頼性の高い鑑定書が一つあれば、故意侵害の認定を避けるに足りると考えられる。この結論は、Seagate判決の前であっても同じであるが、Seagate判決後はなおのことそのように言える。

2007年にSeagate事件CAFC 大法廷判決が出される前は、故意の特許侵害を立証する基準は、被告が特許侵害を回避するために「相当な注意」を払わなかったことを立証することであった。Seagate判決は、この従前の基準を変更し、被告側に「客観的な無謀さ(objective recklessness)」があったことを立証する明確で説得力のある証拠を示すことを特許権者に求めることにより立証水準を厳格にした。特許権者は被告の実施行為が特許侵害を構成する蓋然性が客観的に高いにもかかわらず、被告がその実施行為をしたことを示す明確かつ確信のある証拠を示さなければならない。さらに、判決は、故意侵害の責任を免れるために弁護士の鑑定を得なければならないという積極的な義務はないことも明確にした。それを受けて鑑定書を入手しなかったことなどを、故意侵害の認定に使用できない旨、米国特許法が法改正されている(§298)。

以下、鑑定書が１つでも足りることを説明する。

裁判所は、鑑定書が３つあるということ「だけ」から、鑑定内容が妥当で客観的 なものであったと認定するのではない。裁判所は、鑑定書の中身を精査して弁護士が正しい分析のもとで客観的な結論を出したかどうかを判断する。

もし、同じ結論の鑑定書が３つあったからという、＜ただそのことだけ＞をもっ て、裁判所が結論を変えるようなことがあったとしたら、それは裁判所が正しい仕事をしていないということである。

裁判所が正しくないことをする（実質よりも形式を重視する ）ことを前提にするのは適切ではない。裁判所が正しいことをする（鑑定書の「数」では なくて「中身」を精査する）という前提にもとづいて行動すべきである。

もし、限られた予算の中であれば、理路整然とした客観的でしっかりし た鑑定書を１つ得ることが勧められる。１つ目の鑑定書が社内弁護士によるものである場合は、２つ目の鑑定書を外部の弁護士から得ることが望ましい。しかし、特別な理由がないにもかかわらず、単に鑑定書の数だけ増やすことに意味はないと考えられる。もちろんよりリスクが小さくなるという面はあるが、予算は常に限られている。

また、複数の鑑定書の間で矛盾した分析があると、裁判の過程で説明に窮したり、一部の鑑定書だけを裁判所に提出するといったことにもつながりかねない。複数の鑑定書にはそのようなリスクもあることに留意すべきである。