第二次大戦中の戦闘機の中でも屈指の運動能力を誇った零戦ですが、旋回能力は左右で違っていたのです。零戦は左旋回は得意ですが、右旋回能力には弱点がありました。一般にプロペラが高速に回転すると反作用により機体が逆方向に回転する力を受けて機体が傾きます。そこで、零戦は、わざと左右の揚力が不均衡になるように機体を左右非対称に設計していました。そのため、左旋回はできても右旋回はうまくできないのです。『永遠の0』をこれから鑑賞される方は、宮部の零戦の「左捻り込み」の技に注目してご覧になると面白いと思います。

このプロペラの回転により生じる反作用を打ち消すために、逆方向に回転する副プロペラを設けた「二重反転プロペラ機構」が後の戦闘機に採用されるようになりますが、第二次大戦当時はまだ試作レベルでした。

零戦からさらに話は飛びますが、洗濯機の脱水槽も、もの凄いスピードで回転しますから、その反動で洗濯機がひっくり返るのではないかと思ったことはないでしょうか。脱水槽と洗濯槽が別だった昔の「白い」洗濯機（当時、洗濯機と言えば白しかなかった）は、脱水すると洗濯機がガタガタと激しく振動して壊れるのではないかと思ったものです。あれが高速回転による「反作用」です。

内槽と攪拌器とが互いに反対方向に回転する機構を設けた中国発の洗濯機の発明（特表２００５－５０５３９３号「逆転洗濯方法および伝動機」）が日本に出願されました。この発明が解決する課題は、回転による反作用を打ち消すことではなくて、双方向洗濯によって洗濯清浄度を高めることですが、構造的には、「二重反転プロペラ機構」に似ています。特許庁は「二重反転プロペラ機構」のアイデアを洗濯機に適用することは容易であるとして、発明の進歩性を否定して特許出願を拒絶する審決をしました。

この特許庁のした審決が知財高裁で争われました（平成22年(行ケ)第10298号　審決取消請求事件　平成23年10月4日　知的財産高等裁判所）。知財高裁は、逆転洗濯機と二重反転プロペラでは、技術分野が相違し、その設計思想も大きく異なり、解決課題も大きく隔たっていることから、洗濯機の動力伝達機構を改良する際、船舶等の二重反転プロペラの技術を適用することは困難であると判断しました。戦時中の戦闘機プロペラ技術をもってきてハイテク洗濯機の発明の進歩性を否定されたら発明者はたまったものではありません。

我が家の洗濯機の脱水槽が回転する様子を見ながら、零戦を旋回させながら敵艦に向かって降下して最期を遂げた宮部の姿を思い出していました。

なお、「逆転洗濯機」事件の判決については「 ぱっと見！判決」で専門的に解説しましたので、ご覧いただければと思います（「逆転洗濯機と二重反転プロペラでは解決課題が大きく隔たる」）。

プライムワークス国際特許事務所
弁理士　青木武司

サンジェニック・インターナショナル・リミテッド（以下「英サンジェニック社」）は、赤ちゃんの使用済み紙おむつ処理容器のカセットに関して、日本において特許権（特許第４４０２１６５号「ごみ貯蔵機器」）をもっていますが、日本には子会社がないようです。英サンジェニック社は、当初、大阪のアップリカ・チルドレンズプロダクツ株式会社を日本における総代理店として包括的な販売代理契約を締結し、アップリカ社は英サンジェニック社の製品を輸入して「におわなくてポイ」という商品を販売していましたが、2008年に販売代理契約は満了し更新されませんでした。英サンジェニック社は、その後、東京のコンビ株式会社を日本における総代理店とし、コンビ社が英サンジェニック社の製品を輸入し、「におい・クルルンポイ」の容器とカセットを販売しています。一方、販売代理契約を切られたアップリカ社は、「におわなくてポイ」用のカセットの販売を続けていたようです。おむつ処理容器は、カセットを交換して取り付けて使用するものであり、プリンタのインクカートリッジと同様、カセット（消耗品）の販売も大きなビジネスになります。おむつ処理容器にサードパーティのカセットを取り付けることも可能ですから、カセットの販売を特許でどう守るかが鍵になってきます。

英サンジェニック社（原告）は、自らの特許権を侵害されたとして、アップリカ社（被告）に販売差止めと損害賠償を求めました。東京地裁は平成２３年１２月２６日、アップリカ社による特許権侵害を認め、販売差止めと約2100万円の賠償を命ずる判決を下しました（平成２１年（ワ）第４４３９１号）が、英サンジェニック社は、損害賠償額を不服として控訴していました。東京地裁が認めた損害賠償額は特許法102条3項の「実施料相当額」であり、英サンジェニック社が求めた損害賠償額に比べて低いものだったからです。控訴審において、知財高裁は、平成２５年２月１日、一審判決の約７倍の約１億４８００万円の損害賠償を命ずる判決を下しました（平成２４年（ネ）第１００１５号）。

損害賠償額が増額となった理由は、知財高裁は、損害額の算定に当たり、特許法102条2項の損害額の推定規定を適用したためです。この規定は、侵害者が特許権を侵害行する為で得た利益をもって、特許権者が被った損害の額（「逸失利益」と考える）と推定するものです。

一般に、特許権の侵害行為によって特許権者が損害を受けた場合、特許権者は侵害者に対して不法行為による損害賠償請求（民法709条）ができますが、それには、損害の発生と、侵害行為と損害発生の因果関係について、特許権者が主張立証する必要があります。しかし特許権侵害訴訟では、その立証には大変な困難が伴うことから、特許権者側の立証負担を軽減するために、特許法102条2項の損害額の推定規定が設けられています。

英サンジェニック社は、特許法102条2項の損害額の推定規定を適用すれば、損害賠償額はもっと高くなることを主張しました。しかしこれには超えなければならない判例法上のハードルがありました。特許法102条2項は、損害額を推定するものですが、損害の発生までを推定するものではありません。侵害者側は損害は発生していない（侵害行為と損害発生の間に因果関係がない）ことを反論することができます。これまでの裁判例では、特許権者が自ら特許発明を実施（製造、販売など）していない場合、逸失利益たる損害も観念し得ないことから、特許法102条2項の損害額の推定規定の適用には、特許権者による特許発明の実施が要件であると解されてきました。原審では、その従前の解釈の下、英サンジェニック社は、日本における総代理店であるコンビ社に独占的販売権を付与し、日本における原告製品の輸入及び販売はコンビ社が行っているのであって、英サンジェニック社が日本において特許発明を実施していたとは認められないとして、特許法102条2項の損害額の推定規定の適用を退けました。

確かに、英サンジェニック社は、日本において特許製品を製造しておらず（製造は英国で行われている）、また日本において特許製品の販売もしていません（販売しているのは日本の代理店）。しかし、このような杓子定規な法律の適用の仕方では、在外の特許権者の損害を十分に補填することができません。外国企業は、日本で自社製品を販売するために、既に日本市場に販路をもっている日本のメーカーを販売代理店として利用することも多いと思います。この点、控訴審において、知財高裁大合議は、英断を下したと思います。従前の裁判例とは異なり、特許権者が自ら特許発明を実施していない場合でも、特許法102条2項の損害額の推定規定の適用を認めたのです。

原告が主張したように、特許法102条2項は、損害（逸失利益）の発生までも推定する規定ではないところ、論ずべきは「損害（逸失利益）の発生の有無」であって、「特許権者の実施の有無」ではありません。特許権者による日本における特許発明の実施が、特許法102条2項の推定規定適用の要件であるかのようにこれまで論じられてきたのは、おかしいではないかというのが、今回の知財高裁大合議の判決です。

もちろん、特許権者が実施していない場合にいつでも特許法102条2項の推定規定が適用されるわけではありません。本件では、英サンジェニック社はコンビ社と独占販売契約を締結し、英国で製造された自社製カセットをコンビ社に販売（輸出）し、コンビ社がそれを日本において販売しています。このことから、英サンジェニック社はコンビ社を通じて日本国内に自社製カセットを供給し、日本市場を支配していることが認められます。また、英サンジェニック社のカセットは、被告の侵害製品と競合しており、被告の侵害行為がなければ、顧客は英サンジェニック社のカセットを購入していたであろうことが認められます。すなわち、被告の侵害行為によって、英サンジェニック社のカセットの日本国内での売上が減少していること（逸失利益の発生）が認められます。

このような事実経緯を踏まえて、裁判所は、原告には、被告の侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が認められることから、特許法102条2項の損害額の推定規定を適用しました。

外国企業が 日本において特許権を保有していても、損害賠償額が実施料相当額にしかならないのでは、日本で特許を取得して、日本市場に参入して競合メーカーと闘おうという意欲も減じられてしまいます。今回の知財高裁判決のような、現場のビジネス感覚に合った法律の解釈と適用は、特許権の活用を通じて市場の活性化を図る観点から、歓迎されます。日本はこのようなプロパテント政策をもっと推し進めるべきだと思います。

プライムワークス国際特許事務所
弁理士　青木武司

カルピス株式会社は、「レモンを加味した清涼飲料、レモンを加味した果実飲料」を指定商品とする商標「ほっとレモン」（商標登録第５４２７４７０号）の商標権者ですが、サントリーホールディングス株式会社およびキリンホールディングス株式会社から登録異議の申立てがなされ、特許庁により、商標登録を取り消す旨の決定がなされました。本事件は、カルピス株式会社（原告）が、特許庁の異議決定の取り消しを裁判所に請求したものです。

一般に、 「商品の…品質、原材料…を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」（商標法３条１項３号）は商標登録を受けることができません。商品の品質や原材料をそのまま記述しただけの商標（「記述的商標」と呼ばれます）に商標登録を認めると、他人が取引に際し商品の内容を表示することもできなくなるからです。「ほっとレモン」が「温かいレモン飲料」であることを普通に表示する標章のみからなる商標（記述的商標）であるとすると、商標登録は受けることができません。

しかしながら、そのような記述的商標であっても、長く使用された結果、識別力を有するようになる商標もあります。これを「使用による識別性」を獲得した商標といいますが、使用によって識別力をもつに至った商標については以下のように例外的に登録が認められています。

前項第三号（筆者注：「記述的商標」）から第五号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。（商標法３条２項）

この「使用による識別性」に関して、原告のカルピス株式会社はたいへん興味深いアンケート調査結果を裁判所に提出しています（当該判決から引用します）。

『缶やペットボトル入りの温かいレモン飲料』ときくと，なんという商品名やメーカー（会社名）が思い浮かぶか」との質問に対して，「ホットレモン」と回答した者は全体の２７．３％であり，「ほっとレモン」と回答した者は全体の２０．３％であった。

ａ 「ホットレモン」と回答した者に対するさらなる質問において，メーカー名について回答した者は次のとおりであった。
キリン（０．７％）
カルピス（１．０％）
サントリー（０．７％）
ダイドー（０．７％）
ポッカ（９．７％）
ＪＴ（０．３％）
小岩井（０．３％）。
わからないとの回答（１４．７％）。

ｂ また，「ほっとレモン」と回答した者のうち，メーカー名について回答した者は，次のとおりであった。
カルピス（０．３％）
キリン（０．３％）
サントリー（０．３％）
アサヒ（０．７％）
ポッカ（７．７％）
わからないとの回答（１１．０％）

質問に対して需要者の２割が商標「ほっとレモン」を思い浮かべるが、それがカルピスの商標であると正しく認識できている需要者は全体の０．３％ときわめて少ないことがわかります。

かくいう私も、あの温かいペットボトルに入った「ほっとレモン」はとても好きで愛飲していましたが、これがカルピスの商品であることはあまり意識していませんでした（私も７．７％の需要者のようにポッカの商品と思い込んでいたかもしれませんーこれは失礼しました！）。

裁判所は、この需要者のアンケート調査結果を踏まえ、「「ほっとレモン」の文字，及び同文字の一部である平仮名「ほっと」が，調査時点において，「缶やペットボトル入りの温かいレモン飲料」との品質，原材料等を説明的に示すものとして使用されており，それを超えて，特定の出所識別機能を有するものとして使用されているということはできない。」と認定しています。

しかし、もう一度、法律に戻って考えてみましょう。商標法３条２項には「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。」とあります。ここで条文に「何人かの」と規定されているのは、当該商標を付した商品が特定人の業務に係るものであることの認識までは問わない趣旨であると解されます。すなわち法律上は、使用による識別性が認められるためには、＜誰＞（who）の業務に係る商品であるかを特定できなくても、＜誰か＞（somebody）の業務に係る商品であることを認識できれば足りると解されます。

「ほっとレモン」はどうでしょうか。アンケート調査によれば、質問に対して需要者の２０．３％が「ほっとレモン」と回答しており、それが＜誰か＞の業務に係る商品であることを認識しているようです。しかし、それが＜誰＞の業務に係る商品であるかを正しく認識できている人はごくわずかでした。需要者全体の２０．３％という数字が十分であるかどうかという問題はありますが、「ほっとレモン」が記述的商標であったとしても、カルピス社がその商標を使用した商品を大量に販売し、広告宣伝活動にも努めた結果、需要者の相当数が「ほっとレモン」が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるようになったと評価する余地もあるように思います。

さらには、「本件商標を「みた／みたような気がする」と回答した者は９０％であり，「ＣＡＬＰＩＳ」の文字を消去した原告商品の写真について「みた／みたような気がする」と回答した者は９５．７％であった。」との調査結果や、「缶やペットボトルに入ったホット飲料と聞くとどのようなブランドを思い浮かぶかとの問いに対して，「ほっとレモン」と回答したのは被験者全体の１７．４パーセントで，ホットドリンク全体の５番目に位置した。最も多く連想されたのは，「ジョージア」で３４．８パーセントであった。原告商品の商品認知度は８０パーセントであり，果実系飲料の中では最も高かった（甲３の１１）。」という調査結果も証拠提出されています。

需要者の多くは、本件商標「ほっとレモン」を付した商品がカルピスの業務に係るものであるとは正しく認識していないものの、本件商標「ほっとレモン」を付した商品を他の商品の中から選り分けて購入していることをうかがい知ることができると思います。

裁判所は、本件商標「ほっとレモン」が「特定の出所識別機能を有するものとして使用されているということはできない。」と認定していますが、商標の本質（本来的な機能）は、自社商品を他社商品から識別すること（「識別性」）にあり、「出所表示機能」（商標が付された商品の出所を需要者に認識させる機能）は、識別性のある商標から派生する三つの機能の一つである（他の二つは「品質保証機能」と「広告宣伝機能」であるとされています）と整理することもできます。

商標法３条２項の条文に立ち返って考えるなら、記述的商標であっても、長く使用された結果、需要者が＜何人か＞（any person）の業務に係る商品であることを認識することができるもの、すなわち自他商品識別機能を有するに至ったものについては、例外的に、商標登録を受けることができると考えることができそうです。条文は＜特定の者＞（a particular person）の業務に係る商品であることを認識することができることまでも求めていないように読めます。

商標「ほっとレモン」は、どこかで見たような気がするが、どの飲料メーカーだったかは覚えていない。一般需要者というのはそういうものだと思います。コンビニエンスストアや自販機などで販売されているものであれば、消費者は、一定の品質が保証されたメーカーによる飲料であるとして、安心して購入します。商標によって自分が飲みたい商品を他の商品から選別していますが、その商標がどの飲料メーカーの商標であるかはあまり意識していないものです。

商標とは、「商品を購入し、あるいは役務（サービス）の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所（誰が提供しているか）を認識可能とするために使用される標識」であり、「需要者は、標章を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。」と説明されますが（wikipediaより引用）、需要者は本当に商品の出所（誰が提供しているか）を認識しながら、商品を買っているのでしょうか。「ほっとレモン」の例を考えるとき、需要者は、商標の出所表示機能（誰の商品であるか）よりは、自他商品識別機能（どの商品であるか）を頼りに、商品を選択しているようにも思えます。自分の消費行動を振り返ってもそういうことがしばしばあります。気に入って繰り返し買う商品であっても、「あれっ？どこのメーカーだっけ？」とわからなくなる（意識すらしていない）こともしばしばです。

なお、補足しますが、仮に「ほっとレモン」に商標登録が認められたとしても、「温かいレモン飲料」であること（当該商品の品質や原材料）を普通に用いられる方法で表示する商標の使用には商標権の効力は及びません（商標法第２６条１項２号）。商標「ほっとレモン」に使用による識別性が認められ、指定商品「レモンを加味した清涼飲料、レモンを加味した果実飲料」について商標登録がなされたとしても、指定商品もしくはこれに類似する商品の品質や原材料を普通に用いられる方法で表示する商標を使用しても（たとえば、缶入りの温かいレモンジュースに普通に「ホットレモン」と表示した商品を販売するなど）、「ほっとレモン」の商標権の侵害にはならないし、そのような商標にはそもそも「ほっとレモン」に認められるような「自他商品識別機能」がないわけですから、「ほっとレモン」との間で、出所混同が生じる心配もないと考えられます。

プライムワークス国際特許事務所
弁理士　青木武司

濱田朝美さんが昨夜遅くアップしたブログ記事「重大なお話！」によれば、彼女は自分の小説「日本一ヘタな歌手」の舞台化を許可したことはないと主張しています。彼女のブログによれば、土屋アンナさんは、舞台監督に掛け合って「原作者が納得し、許可した舞台でないのなら、出演出来ません」と伝えたということです。

濱田朝美さんと光文社の出版契約がどのような内容であったのか、私には知ることができないので、この事件に対する直接のコメントは差し控えますが、出版契約とは一般にどういうものか、そこにどのような問題が潜んでいるのかを解説したいと思います。まず、日本書籍出版協会に出版等契約書のヒナ形があったのでこのひな形にもとづいて説明します。

著作物の出版権を出版社に設定する契約により、出版社は、著作物を出版物として複製および頒布する権利を専有することになりますが、契約の条項によっては、著作物の二次利用についても出版社がコントロールする場合があります。上記の出版等契約書のヒナ形によれば、

第３条（二次的利用）
本契約の有効期間中に、本著作物が翻訳・ダイジェスト等、演劇・映画・放送・録音・録画等、その他二次的に利用される場合、甲はその利用に関する処理を乙に委任し、乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する。

とあります。この契約では、出版社が著作物の翻案（映画化や舞台化など）等、著作物の二次的利用については、その利用に関する処理（注：ここでは、著作権の管理全般のことを指すと思われる）を、著作権者（甲）は出版権者（乙）に委任することになっています。契約書において、このような取り決めがなされるかどうかは、著作権者（原著作者）と出版社との力関係にも依ります。出版社が、著作物を出版する権利を専有するとともに、映画化などの権利処理については我々出版社側に任せて欲しいというような場合はこのような委任の条項を追加するでしょうし、原著作者にしても、そういうありがたい話（映画化やドラマ化など）があれば、著作権の権利処理などの面倒な話は出版社にお任せしたいということもあると思います。

今回の濱田朝美さんと光文社の出版契約において、著作物の二次的利用に関する権利処理を出版社に委任する内容が含まれていたかどうかはわかりません。もしそのような委任契約があったのであれば、出版元が舞台制作者や舞台監督（演出家）に対して、著作物の二次的利用に係る翻案権や上演権などの著作権の権利処理を著作者に代わって行うことは、それ自体は当初の契約通りということになるでしょう。もっとも、その場合でも上記契約の条項によれば、「乙は具体的条件について甲と協議のうえ決定する」必要があります。

無名の著作者の場合、出版社との力関係で言えば、とても弱い立場にあるのが普通ですから、出版契約書の内容次第ですが、二次的利用の権利処理を出版社に委任していたり、二次的利用を許諾するような契約になっている場合もあるのかもしれません。

もう一つの争点は、「著作者人格権」です。これは、著作者の人格的利益を保護する強力な権利であり、出版社にとっては扱いにくい、やっかいな権利です。人格権ですから、誰にも譲渡されることのない、著作者固有の権利です。上記の出版等契約書のヒナ形には第10条に規定されています。

第10条（著作者人格権の尊重）
乙は、本著作物の内容・表現または書名・題号等に変更を加える必要が生じた場合には、あらかじめ著作者の承諾を得なければならない。ただし、甲が著作者である場合には、甲は乙に対し、電子出版その他電子的に利用するために必要な範囲において、乙が本著作物に加工、改変等を行うこと、見出し・キーワード等を付加することをあらかじめ許諾する。

これはいわゆる「同一性保持権」というもので著作権法の第20条に規定されています。著作権法に明記されているので、出版契約に上記のような条項が設けられていなくても、原著作者が主張することができる権利です。

著作権法第二十条 　著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

同一性保持権は、著作者人格権の一つであり、著作者の人格的利益を保護するものです。それに対して、著作物を映画化するなど翻案することのできる翻案権は、著作権の一つであり、著作権者の財産的利益を保護するものです。著作者＝著作権者である限りは、どちらも同一人物に属するので、おそらく問題は生じませんが（問題が生じるとすると、その人の人格が破綻しているということではないでしょうか（笑））、翻案権が譲渡されたり、翻案権が許諾されると、同一性保持権と翻案権（またはそのライセンス）が別人に属することになり、同一性保持権を有する著作者と翻案権の譲渡を受けた著作権者（または翻案権の許諾を受けたライセンシー）の間で緊張関係が生じることがあります。

翻案権の譲渡を受けた者（翻案権についての著作権者）または翻案権の許諾を受けた者（翻案権についてのライセンシー）が著作物の改変を行った場合、著作者は同一性保持権を行使して、著作権者またはライセンシーの改変を差し止めることができるのでしょうか。これはたいへん難しい問題です。翻案権の譲渡もしくは許諾を受けたからといって、同一性保持権を完全に無視していかなる改変を行ってもよいということはありえないし、かといって、原作者に同一性保持権を主張されて一切の改変ができなくなると、原作にもとづいた脚本なんてそもそも作ることができません。翻案権が譲渡もしくは許諾されると、著作者の同一性保持権は一定の制限を受けると考えられますが、同一性保持権（人格権）と翻案権（財産権）の狭間にあって、どのような範囲の改変までが実際に許容されるのかは、判断が難しいところです。

原作者の濱田朝美さんは上記ブログの中で、

そしてその台本を見ましたが、私の本が原作とは思えない程、内容が異なっており、自分の人生を侮辱された様な気持ちでした。

と述べておられますが、これがまさに同一性保持権の問題です。原著作者は小説を原作（原案）として制作されたとされる舞台作品について、同一性保持権を主張して、当該舞台作品の上演を差し止めする権利を有する可能性があります。

ところで、土屋アンナさんに対して舞台制作者側が行う損害賠償請求について、土屋アンナさんは何らかの抗弁ができるでしょうか。土屋アンナさんに原作品についての著作権はありませんので、著作権法上の主張はできませんが、著作権または著作者人格権を侵害する態様で企画された舞台作品に対する出演契約についてはそもそも無効であるとの主張を行うことになりそうです。

Ｐ．Ｓ．土屋アンナさんを梅宮アンナさんと間違える方が結構いらっしゃるようなので（笑）、念のため。土屋アンナさんの侠気は明星学園ゆずりでしょうか（facebook投稿「あの勝ち気なキャラと潔さは、明星学園ゆずりか？」）。

　弁理士　青木武司

免責事項をお読みください

知的財産に関わる事件は国境をまたいで争われることが多くなっています。コモンロー（英米法）の国（アメリカ、英国、オーストラリア、カナダ）の 民事訴訟では、相手方に証拠の開示を要求することのできるディスカバリー制度がありますが、その対抗手段として、依頼人には、弁護士と依頼人の間 でなされた通信や文書について秘匿することのできる特権(attorney-client privilege)が与えられています。

一方、英国以外の欧州や日本のようなシビルロー（大陸法）の国にはこの秘匿特権が法律に明記されていません。日本の法律では、弁護士／弁理士には 職務上知り得た事実であって黙秘すべきものについて法廷で証言を拒否することができ（「証言拒否権」、民事訴訟法 197 条 1 項 2 号）、更に当該事実が記載された文書であって黙秘の義務が免除されていないものを提出することを拒否できます（「文書提出拒否権」、同法 220 条 4 号ハ）。しかしこれらの拒否権は、弁護士／弁理士に課せられた職務上の守秘義務による例外を規定したものであって、コモンローの国のような包括的かつ普遍的な「秘匿特権」の規定ではありません。

このようにコモンローの国とシビルローの国の法体系の大きな違いがある中、国境をまたいだグローバルな知的財産の訴訟が起こった場合（たとえば、 日本企業の製品がアメリカ企業の特許を侵害しているとアメリカで訴えられたような場合）、日本の弁護士／弁理士が日本企業との間でかわした特許侵 害の有無に関する意見や鑑定結果についてディスカバリー制度によって証拠の開示を要求された場合に、それを拒否できる「秘匿特権」が認められるか どうかが問題となります。

civil lawの国では弁護士／弁理士に守秘「義務」が課せられているのに対して、common lawの国では強力なディスカバリーに対する例外として弁護士とクライアントの間のコミュニケーションを秘匿する「権利」があるという構造になっています。つまり、コモンローの国とシビルローの国では、権利と義務が真逆になっています。両者の法体系の違いによる溝は深くて埋めがたく、小手先の法改正でこの溝を埋めることはできません。それぞれの法体系の長い歴史と根底にある鉄月の違いがあるからです。そのため、この問題の国際調和（ハー モナイゼーション）への道はきわめて険しいものとなっています。

まず、この権利と義務の違いについて、きちんと理解できている人は意外に少ないかもしれません。私自身、民訴の証言拒否権／文書提 出拒否権と、アメリカのディスカバリーにおける弁護士の秘匿特権の本質的な違い（質的相違）がわかっておらず、単に範囲と程度の問題（量的相違）にしか捉えられていませんでしたが、それは大きな間違いでした。また、弁護士の秘匿特権という言い方も正しくなく、正確には、依頼人に秘匿特権があるのであって、依頼人が秘匿特権を放棄しない限り、米国弁護士には守秘義務 があるのはアメリカでも同じです。

この問題がさらに複雑になるのは、英国以外のＥＵの諸国の法律はシビルロー（大陸法）であるといっても、コモンロー（英米法）の影響を受けつつあ ることです。現にフランス人は、privilege（秘匿特権）という言葉を使って自分たちの制度を説明することがあり、大陸法に英米法の考えが混在して きています。日本でも弁理士法を改正して弁理士の秘匿特権を明確にしようとする動きがあり、単純に大陸法と英米法で分けて議論できるものでもない のかもしれません。

以上は話の前提に過ぎません。秘匿特権のある国と秘匿特権のない国をまたいだ知財訴訟において、秘匿特権が認められていない国の弁護士／弁理士が 顧客に与えたリーガルアドバイスが、秘匿特権のある国における訴訟においてディスカバリーの対象となるおそれがあり、そのおそれがある限り、秘匿 特権のない国の弁護士／弁理士が安心して顧客にリーガルアドバイスを与えることができないという問題を解決しなければなりません。

解決策として、コモンローの国とシビルローの国の間で二国間条約を結んで問題を解決する案や、ケースバイケースで双方の国の法律を選んで適用する案、 両国の法律の違いは棚上げにして機能的（functional）アプローチで解決する（手段は違っても結果が同じになればよい）案などがありますが、結論を出すには時期尚早です。

またもう一つの問題は、秘匿特権を弁護士／弁理士に限定するのか、知的財産に関するアドバイスを与えることが期待されている専門家（エージェン ト）にまで拡大させるのかです。この点はものすごくもめています。これは、アメリカがパテントエージェントのような非弁護士に対しては秘匿特権を 認めていないのに対して、非弁護士に対しても秘匿特権を認める国がいくつかあるからです。これを認めると、日本でも、たとえば行政書士が知的財産 の業界に入ってくるかもしれないという懸念が出てきます。秘匿特権をめぐる外交交渉は、弁護士／弁理士の「既得権益」を守る闘いにもなってきま す。

最後に、日本の弁理士に秘匿特権があるかを考えたいと思います。

アメリカは日本の弁護士には秘匿特権を認めますが、パテントエージェントに秘匿特権を与えていない関係で、日本の弁理士に秘匿特権があるかどうか が問題とされてきました。

VLT事件地裁判決（2000）は日本の弁理士に秘匿特権を認めた判例として紹介されていますが、これは、アメリカの裁判所が日本の民事訴訟法の 改正の趣旨を多分に誤解したことにもとづいています。アメリカの裁判所は民事訴訟法２２０条を、アメリカのディスカバリーと秘匿特権の導入である と受け止めた節があります。前述のように、権利と義務が真逆になっている法体系の違いをアメリカの判事であっても理解できていないのです。

その後、Eisai事件地裁判決（2005）でも日本の弁理士に秘匿特権が認められていますが、これも改正後の民訴が秘匿特権を弁理士に与えてい る以上は、アメリカの裁判所も国際礼譲としてこれを尊重しなければならないと判断したものです。改正後の民訴が秘匿特権を与えたことを前提にして いますが、日本の民訴２２０条の文書提出拒否権は、アメリカのディスカバリーに対する広範で普遍的な秘匿特権と同じ性質のものではないはずです。 その前提が崩れてしまうと、日本の弁理士は秘匿特権を失います。ケースバイケースの判断になるおそれがあります。

いずれにしても、日本の弁理士に当然にアメリカのような秘匿特権があるという結論が出せるような状況ではありません。不確定要素が残っており、引き続き、外交交渉や二国間条約などによる根本的な解決が必要な領域であることに変わりはありません。

弁理士　青木武司

金沢医科大学発のベンチャーでは、セルロースを炭化させた、食べられる「純炭」を製造する研究があるそうです（樋口正人氏のブログ「炭を科学する」）。この純炭を黒こしょうの代わりにホントにパスタのカルボナーラソースに振りかけた、「純正」カルボナーラを東京で食することができる日も近いらしい（東京カルボナーラ推進協会）。ここにはいろいろな特許が絡んできそうだ。

そう思って、美味しいカルボナーラの作り方が特許になっていないか、ちょっと調べて見た。そう、カルボナーラは結構、作るのが難しい。卵黄がチーズが凝固してしまうとカルボナーラじゃあない。あのとろとろのソースはどうやって作ればよいのか。

あった、あった。「カルボナーラの作り方」という特許出願（特開2007-089403号公報）が１件。まさに「レシピ」の発明だ。出願人いわく、「本願発明においては、上記したように調理法が難しいカルボナーラを、お客さんの面前で確実に仕上げるため、土鍋を用いてソースを提供し、お客さんの面前でゆでられたパスタをチーズ製容器に入れてチーズとパスタとをよく和え、そのチーズと和えられたパスタを上記土鍋の中に入れ、ソースと混ぜてゆっくりなじませる構成（上記本願発明の要旨中、 (f)、(g) の構成）としたことに最大の特徴を有する。（中略）そのため、該土鍋を用いてソースと混ぜられた適度な一定の温度のパスタは、和えられたチーズがソースの余熱によってほどよく融けてよくなじんだものとなり、しかもその状態が長時間にわたって維持されることとなる。そのため、該構成によって初めて、調理法が難しいカルボナーラを、お客さんの面前で確実に仕上げることが可能となったものである。」（拒絶理由通知に対する意見書）

なるほど、客の目の前でパスタとチーズと卵黄をあつあつの土鍋に入れてと、来たか。この特許出願は、「調理工程の一部を客の食卓・面前において行うことは、様々な料理において適宜行われる周知の態様であり、そのような調理態様に応じて公知の調理器具の中から最適なものを選択するのは当業者が普通に行うことである。」として拒絶査定となっている。しかし、「美味しいパスタの作り方」のような、「レシピ」自体が特許の対象とはならないわけではないことがこの特許出願から理解できる。発明の効果がこの発明のように、「チーズや卵黄が凝固しない」といった客観的に評価できる内容であるなら、レシピは特許の対象となるだろう。「美味しいかどうか」は主観的なことなので、味覚や食感のようなものを、何らかの形で客観化できればよい。

一方、レトルト食品などの形で発売されるカルボナーラソースの製造方法のような、工業的な発明であれば、特許はもっと取得しやすい。現に次の２つの特許がある。特許2005-368035号「カルボナーラソースの製造方法」（日清フーズ株式会社）、特許4972058号「容器詰めカルボナーラソースの製造方法」（キユーピー株式会社）。工業製品である以上、原材料やその配分が特定され、製造方法も特定されるから、職人技の集大成である、料理の調理法（レシピ）とは性質が違う。工業製品（レトルト食品など）として、市場に流通するので、特許権の権利行使もやりやすい。

レストランで実施されるレシピは、特許を取得しても権利行使に手間がかかるし（レストランを一軒一軒訪ねて、厨房に入って行って「おたく、それうちの特許なんだけど」というわけにも行かないだろう）、秘伝の食材や調理手順が公開されることによる損失も大きい。レシピは、特許よりは、「営業秘密」として秘匿した方が現実的だろう（不正競争防止法２条４項）。ただし、レシピが営業秘密として保護されるには、有用性、非公知性、秘密管理性の３つの要件を満たす必要があり、レシピが秘密状態を脱すると保護されなくなるのが、特許とは違うので注意が必要である（『知的財産のビジネス・トラブルQ&A』p.90-92「料理のレシピ」参照）。

弁理士　青木武司

恵比寿には毎日長蛇の列ができる「俺のフレンチ」があります。その道路を挟んで目の前には鶏の唐揚げで評判の小さな店があります。

この唐揚げ屋さんは「俺のフレンチ」が恵比寿に進出する前から、ここ恵比寿にあるのですが、ここが「俺のからあげ」という看板を道路に出し始めたのはここ最近のことでした。今日その看板を見たら、「の」を消して「には」に書き直してありました。

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「俺のフレンチ」はＶＡＬＵＥ　ＣＲＥＡＴＥ株式会社の登録商標（商標登録第５５６３１１７号）です。「俺のフレンチ」さんから、便乗商法とのクレームを受けたのでしょうか？それとも商標権侵害の警告を受けたのでしょうか？

そもそも商標権の侵害になるのでしょうか？「俺のフレンチ」という商標は、それ自体には識別力のない「俺の」のすぐ後に、国名の形容詞であってその国の料理を意味するものとしても理解される「フレンチ」をつけることで全体として識別性があるものとなっています。国名の形容詞がそのままその国の料理を意味するものとしても使われるのは、フレンチ以外には、イタリアンくらいでしょうか。「俺のジャパニーズ」とか、「俺のスパニッシュ」とか言っても何のことかわからないですよね。「俺のイタリアン」を使う人がいたら、「俺のフレンチ」と同一の会社もしくは系列会社が経営していると出所混同が起こるのはわかりますが、「俺のからあげ」は、「俺の」のあとに国名の形容詞がついているのではなく、「料理名」が付いているので、少し状況が違うと思います。

しかし、「俺のフレンチ」レストランのすぐ向かい側で「俺のからあげ」の看板を出されると、うちの商標のフリーライド（ただ乗り）ではないかと言いたくなる気持ちもわかります。みなさんはこの問題をどうお考えになりますか？

今度、鳥の唐揚げ定食を食べながらお向かいさんからどんな苦情があったのか、根掘り葉掘り聞いてみたいです。

ちなみに私は「俺のフレンチ」に並んだこともないし、食べたこともありません。残念！

参考記事：プライムワークス国際特許事務所　商標弁理士のブログ「俺のフレンチ」

日本と他国間のＰＰＨ（特許審査ハイウェイ）の実施・試行状況については特許審査ハイウェイについて参照。

米国

• PPHあり
• 早期審査（Accelerated Examination）
• 優先審査（Track 1 Prioritized Examination）（ただし高額）

ブログ記事「米国特許出願の早期審査と優先審査、ＰＰＨ-メリットとデメリット」参照

中国

• PPH
• 早期に審査請求し、早期に公開請求することで審査着手時期が若干早くなる。
• 特定分野で優先審査制度あるが、外国人出願人はほぼ使えない。

参考資料(2012/10)

韓国

• PPH
• 優先審査

参考資料(H25/2)の37～42頁に韓国の優先審査の説明あり

ブラジル

• PPHは今のところない。
• 「環境技術特許の早期審査制度」（いわゆるグリーンパテント優先審査制度）
• 環境技術（グリーン技術）以外では早期審査はないと思われる

参考資料その１(日本語　2012/1)
参考資料その２(日本語　2012/1)

インドネシア

• PPHの試行プログラムが2013/6/1から開始される
• 早期審査はないと思われる
• 上申書提出により審査早期化可能な場合がある

参考: ASEANの審査協力と早期審査(日本語　2012年)

マレーシア

• PPHは今のところない
• 早期審査
  参考資料(概略・日本語　2012更新)
  参考資料(英語)

• 修正実体審査制度(他国の審査結果を利用→早期に権利化)
  参考資料(日本語、2008年の情報)

参考: ASEANの審査協力と早期審査(日本語　2012年)

なお、各国の早期審査、優先審査について網羅的にまとめた報告書として、平成１８年３月とやや古い情報であるが、下記があります。

「各国の早期審査・優先審査に関する調査研究報告書」日本国際知的財産保護協会、平成１８年３月

ただし、願書に記載が漏れていた発明者から特許出願前に特許を受ける権利の譲渡がされていなかったならば、特許無効の理由となります。この場合は、いわゆる冒認出願に係る特許を真の権利者が取り戻すことができる取戻請求権（特許権移転請求権）の問題となりますが、これは特許権者の名義変更手続がなされるものであり、特許権設定登録後に特許公報の発明者の記載を真の発明者へ訂正する手続がなされるわけではありません。

侵害製品の製造販売を禁止する差止請求（特許法１０１条１項、商標法３６条１項）は、被告に対して「～してはならない」という不作為債務の履行を求めるものであるから、その強制執行は「間接強制」による（民事執行法１７２条）。（「何々を引き渡せ」という命令であれば、「直接強制」により強制執行されるが、「製造販売してはならない」という消極的な命令に対しては、直接強制の方法は採用されない。）さらに、差止請求権に付帯して、権利侵害行為を組成した物の廃棄、侵害行為に供した設備の除去等の作為債務の履行を求めることもでき（特許法１０１条２項、商標法３６条２項）、その場合の強制執行は「代替執行」による（民事執行法１７１条）。

間接強制とは、債務者に債務を履行しない場合に強制金の支払いを命じるものであり、金銭的な制裁を予告することで、債務の履行を強制させるものだ。特許権または商標権侵害の損害賠償額よりも高額の強制金の支払いを求めることで相手に心理的圧力をかけるものであるから、米国の三倍賠償と呼ばれる懲罰的賠償と似ているところがある。

このように知的財産権の差止請求の強制執行では間接強制という手段が使われ、結局のところ、金銭的補償で解決される（侵害製品はそのまま販売される）こともあるので、差止請求と損害賠償を別個のものとした対置しないで、両者を経済的補償の観点から捉え直すことも提案されている（弁護士三山峻司氏）。損害賠償は過去の損害を賠償するものであるのに対して、差止請求は将来に関することであるので、将来の侵害行為に対する金銭補償という位置づけになる。

さらにこれを押し進めれば、差止請求権のない特許制度の設計という考え方もありえるだろう（参考：差止請求権のない新たな知的財産制度（特許2.0）の提案）。ビジネスの現場では、強力な差止請求権をちらつかせながら、高額の損害賠償請求をすることも行われている（ブログ記事「米国特許法改革ー先願主義に移行するまでの長い道のり」の「パテントトロールは今後、どう出るか？」参照）。特許侵害で事業にストップがかかると企業の息の根が止まってしまうこともあり、特許不実施主体（NPE）による差止請求権の行使を制限する動きがアメリカにはある（ブログ記事「製品の一部が特許を侵害している場合の製品全体の差止」参照）。経済的補償だけで特許制度を設計し直すというのもありかもしれない。